상표 불사용취소심판 청구 후 상대방이 합의를 제안해올 때 대처법 총정리

사업을 운영하다 보면 이미 다른 사람이 등록해 놓은 상표 때문에 원하는 브랜드 이름을 사용하지 못하는 상황에 부딪히게 됩니다.

특히 의류, 식음료, 뷰티 등 브랜드 이름이 곧 사업 자체인 분야에서는 상표권 문제가 사업 확장의 가장 큰 걸림돌이 되기도 합니다.

이때 유용하게 활용할 수 있는 법적 수단이 바로 불사용취소심판이라는 제도입니다.

 

이 글에서는 어떤 회사가 자사 상호와 동일한 상표를 제3자가 등록만 해두고 전혀 사용하지 않아 취소심판을 청구했는데, 심판이 진행되는 중에 상대방 쪽에서 먼저 합의를 제안해 온 상황을 가정하여 법적 쟁점과 전략적 판단 포인트를 상세하게 풀어보겠습니다.

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불사용취소심판이란 무엇인가

불사용취소심판은 상표법 제119조 제1항 제3호에 근거한 제도입니다.

이 조항에 따르면 상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 그 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 해당 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않은 경우에는 그 상표등록의 취소를 구하는 심판을 청구할 수 있습니다.

이 제도가 존재하는 근본적인 이유는, 우리나라 상표법이 등록주의를 채택하면서도 사용주의적 요소를 가미하고 있기 때문입니다.

등록만 해놓고 실제로 사용하지 않는 상표가 무한정 권리를 유지한다면, 다른 사업자들의 상표 선택 자유를 부당하게 제한하는 결과가 됩니다.

따라서 일정 기간 사용하지 않은 상표에 대해서는 누구든지 그 등록 취소를 구할 수 있도록 한 것입니다.

 

여기서 주목할 부분은 "누구든지"라는 표현입니다.

과거에는 이해관계인만 청구할 수 있었으나, 2016년 9월 1일에 시행된 개정 상표법부터 청구인 적격이 대폭 확대되어 이해관계가 없는 제3자도 불사용취소심판을 청구할 수 있게 되었습니다.

다만 같은 법 제1항 제4호와 제6호에 해당하는 사유에 의한 취소심판은 여전히 이해관계인만 청구할 수 있으므로 혼동하지 않으셔야 합니다.

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불사용취소심판에서 입증책임은 누구에게 있는가

이 부분이 실무에서 대단히 중요합니다.

불사용취소심판에서 입증책임은 청구인이 아닌 피청구인, 즉 상표권자 쪽에 있습니다.

상표법 제119조 제3항에 따르면, 불사용을 사유로 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소를 면할 수 없다고 명시하고 있습니다.

 

다시 말해서, 청구인 쪽에서 상대방이 상표를 사용하지 않았다는 사실을 일일이 증명할 필요가 없고, 오히려 상표권자가 자신이 상표를 사용했다는 것을 스스로 증명해야 하는 구조입니다.

사용 증거를 내지 못하면 상표는 취소됩니다.

이러한 입증책임의 전환은 불사용취소심판에서 청구인에게 매우 유리한 구조를 만들어 줍니다.

 

다만, 상표권자가 사용하지 않은 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 예외적으로 취소를 면할 수 있습니다.

여기서 정당한 이유란 질병이나 천재지변 등 불가항력에 해당하는 사유, 법령에 따른 수입 제한이나 식약처의 판매중지 명령 같은 행정적 규제, 파산 절차 진행 같은 경영상의 어려움 등 상표권자의 귀책 사유 없이 발생한 사정으로 사용하지 못한 경우를 말합니다.

단순히 "사업 계획이 있었는데 아직 실행하지 못했다"는 정도의 주장으로는 정당한 이유로 인정받기 어렵습니다.

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상대방이 먼저 합의를 제안해오는 상황은 무엇을 의미하는가

불사용취소심판이 접수된 상태에서 상대방 쪽에서 먼저 연락을 하여 "심판을 취하해주면 자진으로 상표등록을 취소하겠다"거나 "합의를 통해 원만하게 해결하자"고 제안해 오는 경우가 있습니다.

이런 제안이 들어왔을 때 가장 먼저 파악해야 할 핵심은, 상대방이 왜 먼저 합의를 제안하는지 그 이유입니다.

 

논리적으로 생각해 보면, 상대방에게 정말로 해당 상표를 3년 이내에 사용한 증거가 있다면 굳이 심판을 피할 이유가 없습니다.

심판 과정에서 사용 증거를 제출하면 되기 때문입니다.

그런데도 상대방이 먼저 합의를 제안한다는 것은, 스스로도 사용 증거가 부족하거나 아예 없다는 사실을 인지하고 있을 가능성이 높습니다.

결국 심판에서 패소할 것이 거의 확실한 상황에서, 심판 결과로 인한 불이익을 최소화하기 위해 사전에 합의를 모색하는 것으로 해석할 수 있습니다.

 

이 점을 정확히 인식하고 있어야 이후의 협상에서 불필요한 양보를 하지 않을 수 있습니다.

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합의금을 지불해야 하는지 여부

상대방이 해당 상표를 먼저 출원하여 등록까지 마친 상태라면, 자연스럽게 "선출원이니 원래 권리자 아닌가"라는 생각이 들 수 있고, 그래서 합의금을 지불하고 상표권을 넘겨받아야 하는 것 아닌가 하는 고민이 생길 수 있습니다.

 

그러나 결론부터 말하면, 불사용취소심판이 이미 청구된 상황에서 합의금을 지불할 법적 근거나 전략적 이유는 거의 없습니다.

불사용취소심판에서 심리하는 핵심 쟁점은 "누가 먼저 출원했는가"가 아니라, "심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 실제로 사용했는가"입니다.

아무리 출원일이 빠르더라도 3년 이상 사용하지 않은 상표는 취소 대상이 됩니다.

출원일의 선후는 불사용취소심판의 판단 기준이 아닙니다.

 

게다가 상대방이 먼저 합의를 제안해 온 것 자체가 사용 증거 부재를 사실상 인정하는 것이나 다름없으므로, 이 상황에서 합의금까지 지불하는 것은 오히려 협상에서 불리한 선례를 만드는 셈입니다.

합의를 하더라도 합의금을 지불하는 것이 아니라, 심판 비용에 대한 별도 청구를 하지 않겠다는 정도가 오히려 양보에 해당합니다.

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합의를 수락할 경우 반드시 지켜야 할 순서

상대방의 합의 제안 자체가 나쁜 것은 아닙니다.

심판 절차를 끝까지 진행하는 것보다 합의를 통해 더 빠르게 상표권 장애를 제거할 수 있다면 시간과 비용 측면에서 이익일 수 있습니다.

다만, 합의를 수락할 경우에는 이행 순서를 반드시 확인하고 지켜야 합니다.

 

가장 안전한 순서는 상대방이 특허청에 상표권 포기서를 먼저 제출하고, 해당 포기가 등록원부에 반영된 것을 확인한 이후에 취소심판 청구를 취하하는 것입니다.

이 순서를 뒤바꾸면, 즉 심판 청구를 먼저 취하한 후에 상대방의 포기를 기다리게 되면, 상대방이 약속을 이행하지 않을 경우 다시 심판을 청구해야 하는 번거로운 상황이 발생할 수 있습니다.

 

여기서 한 가지 주의해야 할 법적 쟁점이 있습니다.

상표법 제150조에 따르면, 심판의 심결이 확정된 경우에는 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없습니다.

이것은 "일사부재리" 원칙이라고 불리는데, 불사용취소심판에서는 심판 청구일이 달라지면 3년간의 불사용 판단 기준 시점도 달라지기 때문에, 동일 사실 동일 증거에 해당하지 않아 재심판이 가능하다는 것이 판례의 태도입니다.

그러나 이는 어디까지나 심결이 확정된 경우의 이야기이고, 심판 청구를 취하한 경우에는 다른 법리가 적용될 수 있으므로 함부로 취하하지 마시고 반드시 전문가와 상의하시기 바랍니다.

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상대방 메시지에서 발견되는 용어 혼동에 주의할 것

상대방이 연락을 해올 때 "소를 취하해 달라"는 표현을 사용하는 경우가 종종 있습니다.

그러나 불사용취소심판은 법원의 소송이 아니라 특허심판원에서 진행되는 심판 절차이므로, 정확한 표현은 "심판청구 취하"입니다.

"소 취하"와 "심판청구 취하"는 적용되는 법률과 절차가 완전히 다릅니다.

 

이러한 용어 혼동이 발생한다는 것은 상대방 또는 상대방의 대리인이 지식재산 분야에 대한 전문성이 부족할 수 있다는 신호이기도 합니다.

실제로 상대방이 법률전문가가 아닌 직원이나 일반 대리인을 통해 연락해 오는 경우, 합의 과정에서 절차적 하자가 발생할 위험이 높아집니다.

이 점을 감안하여 합의를 진행하더라도 반드시 서면으로 합의 내용을 명확히 하고, 이행 순서와 기한, 불이행 시 조치 등을 구체적으로 기재해야 합니다.

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등록 상표가 복수인 경우 모두 확인해야 한다

상대방이 같은 명칭으로 복수의 상표를 등록해 놓은 경우가 있습니다.

예를 들어 하나의 상표명으로 서로 다른 지정상품류에 각각 등록해 두었거나, 문자상표와 도형상표를 별도로 등록해 놓은 경우 등이 그렇습니다.

이런 상황에서 합의를 할 때에는, 해당 명칭과 관련된 모든 등록상표가 포기 또는 취소 대상에 포함되어 있는지 빠짐없이 확인해야 합니다.

일부 등록만 포기하고 나머지는 유지하겠다는 식의 합의는 나중에 또 다른 분쟁의 불씨가 될 수 있으므로 각별히 주의하시기 바랍니다.

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심판을 그대로 진행하는 것이 나은 경우

상대방이 제시하는 합의 조건이 마음에 들지 않거나, 상대방이 포기서 선행 제출이라는 순서를 거부하는 경우에는 심판을 그대로 진행하는 것이 가장 깔끔한 선택입니다.

상대방이 실제로 3년 이상 해당 상표를 사용하지 않은 것이 사실이라면, 심판에서 취소 심결을 받을 가능성이 매우 높습니다.

특허심판원의 통계에 따르면 불사용취소심판의 인용률(청구인 승소율)은 꾸준히 80퍼센트 이상을 유지해 왔으며, 상표 등록만 해놓고 실제 영업활동을 하지 않은 경우에는 90퍼센트 이상의 취소율을 보이기도 합니다.

 

취소 심결이 확정되면 해당 상표권은 심판 청구일로 소급하여 소멸됩니다.

이것은 2016년 상표법 전부개정에서 도입된 내용으로, 기존에는 심결 확정 시점부터 효력이 소멸했던 것을 청구일까지 소급시킨 것입니다.

이로 인해 취소심판 청구일 이후의 상표 사용이 보호받을 수 있는 범위가 넓어졌습니다.

 

또한 취소 심결이 확정된 경우, 종전 상표권자와 그 사용권자는 취소심판 청구일로부터 3년 이내에는 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 대해 다시 등록 출원하지 못하도록 제한됩니다.

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심판 이후 상표를 새로 출원할 때 알아둘 점

취소 심결이 확정된 후에는 해당 상표를 자유롭게 새로 출원하여 등록받을 수 있습니다.

다만 앞서 언급한 대로, 종전 상표권자에게는 3년간 재출원 제한이 걸리지만 취소심판을 청구한 당사자에게는 이러한 제한이 없으므로, 심결 확정 즉시 출원을 진행할 수 있습니다.

 

과거에는 취소심판 청구인에게 심결 확정 후 6개월 이내의 독점 출원권이 인정되었으나, 이 규정은 2013년 10월 시행 개정 상표법에서 폐지되었습니다.

따라서 현재는 취소심판 청구인 외에 다른 제3자도 해당 상표를 출원할 수 있으므로, 취소가 확정되면 가급적 빠르게 출원 절차를 진행하시는 것이 좋습니다.

 

불사용취소심판 자체는 상대방이 사용 증거를 내지 못하면 비교적 단순하게 진행되지만, 합의 과정에서는 상표권 처분이라는 법률행위가 수반됩니다.

 

상표권 포기서 작성과 제출, 특허청 등록원부 반영 확인, 심판청구 취하서 작성, 합의서 내용의 법적 유효성 검토 등은 모두 전문적인 지식이 필요한 영역입니다.

 

특히 상대방 쪽에서 법률전문가가 아닌 일반 직원이 대리하여 협상에 나서는 경우, 양쪽 모두 전문가 없이 합의를 진행하면 절차적 하자가 생길 수 있고, 나중에 합의 내용의 이행을 둘러싼 추가 분쟁이 발생할 가능성도 있습니다.

따라서 합의를 진행하든 심판을 그대로 유지하든, 변리사 또는 상표 전문 변호사의 자문을 받으시는 것을 강하게 권해 드립니다.

특허심판원에서의 심판 절차는 법원 소송과는 다른 별도의 절차법이 적용되기 때문에, 민사 전문 변호사보다는 지식재산 분야에 전문성을 갖춘 변리사나 변호사가 더 적합합니다.

 

상대방이 먼저 합의를 제안해 왔다는 것은 상대방 스스로가 사용 증거 부재를 인지하고 있을 가능성이 높다는 신호이므로, 합의금을 지불할 이유가 없습니다.

 

합의를 수락하더라도 반드시 상대방의 상표권 포기서 제출이 선행되어야 하고, 포기가 등록원부에 반영된 것을 확인한 후에 심판청구를 취하하는 순서를 지켜야 합니다.

 

합의 내용은 반드시 서면으로 남겨야 하며, 등록 상표가 복수인 경우에는 전부를 포기 대상에 포함시켜야 합니다.

상대방이 이러한 조건을 거부한다면, 심판을 그대로 진행하여 취소 심결을 받는 것이 가장 안전하고 깔끔한 방법입니다.

 

사업을 하다 보면 상표 분쟁은 예상치 못한 시점에 찾아오기도 합니다.

중요한 것은 당황하지 않고 관련 법령의 구조를 정확히 이해한 뒤, 자신에게 유리한 위치에서 침착하게 대응하는 것입니다.

불사용취소심판은 등록만 하고 사용하지 않는 상표를 정리할 수 있는 강력한 법적 수단이므로, 필요한 상황이라면 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.